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TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0730-2005/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 162621-2002

ACCIONANTE

:

MC DONALD’S CORPORATION

EMPLAZADO

:

NEGOCIACIÓN CARMEN S.A.

Nulidad de un registro de marca – Notoriedad de la marca: Acreditada –
Transcripción parcial de la marca – Riesgo de confusión o asociación, dilución o
aprovechamientode la reputación ajena de la marca notoria – Mala fe: No
acreditada - Artículo 8 de la Convención de Washington: inaplicable.
Lima, siete de julio del dos mil cinco
I. ANTECEDENTES
Con fecha 20 de setiembre del 2002, McDonald’s Corporation (Estados Unidos de
América) solicitó la nulidad del registro de la marca de producto Mc. CAFÉ y logotipo,
otorgada a favor de Negociación Carmen S.A. bajocertificado N° 74792. Manifestó lo
siguiente:
(i)
Es titular en Estados Unidos de América de las siguientes marcas:
- MCCOFFEE, para distinguir café preparado para consumo dentro o fuera de
las instalaciones, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, la cual fue
usada por primera vez en el año 1976.
- MCCAFE, para distinguir servicios de restaurante, de la clase 42 de la
NomenclaturaOficial, la cual fue usada por primera vez en el año 2001.
- MCCOFFEE, para distinguir servicios de restaurantes, de la clase 42 de la
Nomenclatura Oficial, la cual fue usada por primera vez en el año 1976.
(ii)
Es titular de la marca McDONALD’S en casi la totalidad de países del mundo
para distinguir servicios de restaurantes, de la clase 42 de la Nomenclatura
Oficial, cuya notoriedad fuereconocida por ITINTEC mediante Resolución N°
79130-DIPI de fecha 29 de mayo de 1991.
(iii)
Es titular en los Estados Unidos de América y en diversos países del mundo de
una familia de marcas caracterizada por el apellido Mc.
(iv)
Creó las reputadas marcas MCCAFE y MCCOFFEE y utiliza estas marcas para
distinguir tanto el producto café como el servicio de cafetería que se brinda a
través de losrestaurantes McDonald’s repartidos alrededor del mundo.
(v)
La fama y notoriedad de las marcas MCCAFE Y MCCOFFEE se debe a que
McDonald’s Corporation gasta más de 1 000 millones de dólares al año en
publicidad y marketing de su nombre comercial, marcas de servicio y marcas de
producto. Además, desde el 31 de diciembre del 2001, ha estado operando
más de 30 000 restaurantes en 121 países yterritorios en el mundo y 300
cafeterías McCAFE en más de 15 países.

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TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0730-2005/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 162621-2002

(vi)

Las marcas MCCAFE y MCCOFFEE gozaban de reconocido prestigio cuando
Negociación Carmen S.A. solicitó a registro la marca Mc. CAFÉ para distinguir
café, de la clase 30 de laNomenclatura Oficial, el 27 de octubre del 2000.
(vii) La marca materia de la presente acción es idéntica y, por lo tanto, confundible
con su marca registrada; toda vez que ambas están compuestas por la
conjunción de la partícula Mc y la palabra CAFÉ.
(viii) Resulta evidente que Negociación Carmen S.A. tenía conocimiento que dicha
marca le pertenecía y decidió apropiarse del prestigio de lamarca MCCAFÉ
que, obviamente no tardaría en usarse en el Perú, país en el cual su empresa
brinda sus servicios de restaurante en más de 10 establecimientos, logrando
impedir el ingreso de una marca extranjera de prestigio, evitándose así competir
con ella.
(ix)
Se debe aplicar el artículo 8° de la Convención de Washington, toda vez que se
cumplen las condiciones exigidas para su aplicación:- Ha solicitado el registro de la marca de servicio MCCAFE para distinguir
operación y manejo de restaurantes y otros establecimientos o
instalaciones, a través de franquicias o ausente esta modalidad, vinculados
con el expendio de alimentos y bebidas preparados para el consumo;
preparación de comidas para llevar y servicios de restaurantes de comidas
para llevar, de la clase 43 de la...