LA UTILIZACIÓN DE INDICACIONES DESCRIPTIVAS DE LA MARCA AJENA






I. INTRODUCCIÓN

Como es fácil de entender, las marcas no solamente son usadas por aquellos quienes las registran. De hecho, los mayores ingresos de los titulares de algunas marcas renombradas son producto de los contratos de licencia y de merchandising. Estamos, en estos casos, ante usos consentidos de la marca ajena.
Consentidos, en el sentido de autorizados por el titular, puesexiste otro grupo de casos en los que no media tal consentimiento y, sin embargo, el dueño de la marca no puede impedir el uso de su marca.
Este último grupo de casos, que denominaremos usos permitidos de la marca ajena, no se reducen a los que abordaremos a continuación. Este trabajo tiene simplemente como fin abordar el supuesto de uso descriptivo de la marca ajena, adoptando como punto departida el artículo 157°de la Decisión N° 486. Por lo que pasaré a analizar el artículo en mención
Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época deproducción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.
El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho deprohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito deinformación al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.
II. CONDICIONES

1. No uso a título de marca
Buena parte de los usos permitidos de la marca ajena ―sin consentimiento del titular― tienen que ver con los usos del signo sin fines distintivos, es decir, aquellos casos que no importan una utilización a titulo demarca. En estos supuestos el agente no usa la marca ajena con el objeto de distinguir sus propios productos o servicios, sino con fines distintos: publicidad comparativa, indicar las “características” de los productos o servicios propios. En buena cuenta, cuando el uso de la marca de otro se hace con fines meramente informativos.
Si la lesión de la marca se produce cuando se realiza un uso atitulo distintivo, de ello se deduce que el titular de la marca no puede, en principio, prohibir los usos de su signo que no se realicen en función de marca1. De ahí que los usos descriptivos y otros usos permitidos de la marca ajena, en tanto no se realicen a titulo de marca, constituyen, más que excepciones, limitaciones al derecho de marca.
Por otro lado, entendemos que el articulo 157° de laDecisión N° 486 no enumera los únicos casos de usos legítimos de una marca ajena. La parodia del signo distintivo y el uso de la marca con fines pedagógicos también constituyen supuestos de usos permitidos de la marca por persona distinta del titular.
Ahora bien, el hecho de que se permita el uso de una marca ajena en estos casos, no da carta blanca a la realización de comportamientos que puedenafectar ya no solo el interés del titular de la marca, sino también los intereses de los consumidores y del sistema de competencia en general. De esta suerte, cuando la marca ajena es utilizada excediendo los limites de la buena fe o, tratándose de marcas notoriamente conocidas, afectando la capacidad distintiva del signo o aprovechándose indebidamente de la reputación de la marca, estaremos bien...