Trabajos

SOLICITANTE : BIOS PERÚ S.A.C.
OPOSITORA : MERCK & CO., INC.

Riesgo de confusión entre nombre comercial y marca de producto: Existencia
– Nulidad de la resolución apelada

Lima, treinta de julio de dos mil tres

ANTECEDENTES

Con fecha 18 de setiembre del 2002, Bios Perú S.A.C. (Perú) solicitó el registro del nombre comercial BIOS, para distinguir actividades relacionadas con lacomercialización de productos reivindicando como fecha de primer uso el 23 de febrero de 1999.

Con fecha 27 de noviembre del 2002, Merck & Co., Inc. (Estados Unidos de
América) formuló oposición manifestando lo siguiente:

(i) Es titular de la marca de producto VIOXX

(ii) El signo solicitado y la marca registrada son confundibles fonética y gráficamente, toda vez que los signos sonmonosílabos, están compuestos por el mismo número de letras (4), e igual número de fonemas, presentan la misma secuencia de vocales, y empiezan con las letras B / V que a nivel fonético son idénticas.

(iii) La presencia de dos letras X al final del signo solicitado determina que sean pronunciadas como KS. En ese sentido, basta pronunciar ambos signos (VIOKS y BI-OS), y sobre todo tratar derecordarlos, para comprobar que son confundibles.

(iv) De otorgarse el registro solicitado el consumidor pensaría que se encuentra ante una nueva línea de las actividades comerciales de su empresa, o que se trata de una actividad comercial brindada por una licenciataria.

Con fecha 15 de enero del 2003, Bios Perú S.A.C. absolvió el traslado de la oposición manifestando lo siguiente:

(i) Hasolicitado el registro del nombre comercial BIOS para proteger su identificación como empresa y persona jurídica dedicada a la comercialización de productos farmacéuticos, mientras que el registro de la marca de la opositora protege al producto VIOXX que es un medicamento. En ese sentido, siendo bienes diferentes no existiría la posibilidad de confusión; agregando que no existe en el mercado ningúnproducto BIOS.

(ii) Los signos en conflicto no son semejantes, pues la sílaba VI de la marca registrada difiere visual y fonéticamente de la sílaba BI del signo solicitado, además la sílaba OXX (que, conforme lo reconoce la opositora, se pronuncia como OKS) difiere en todos sus aspectos a la sílaba OS. Además, es falso que los signos en conflicto estén conformados por igual número de letras.Con fecha 12 de marzo del 2003, Merck & Co., Inc. señaló que existen posibilidades de confusión entre elementos de la propiedad industrial tales como marcas y nombres comerciales, por lo que no puede otorgarse el registro de uno si está en conflicto con el otro de diferente naturaleza, perteneciente a un tercero.

Mediante Resolución N° 4902-2003/OSD-INDECOPI de fecha 30 de abril del 2003, laOficina de Signos Distintivos declaró fundada la oposición y denegó el registro solicitado. Consideró lo siguiente:

(i) El medio probatorio presentado por la solicitante acredita el uso real y efectivo como nombre comercial de la denominación BIOS, desde el 23 de febrero de
1999, para identificar actividades económicas relacionadas a la comercialización de productos farmacéuticos.

(ii) Elsigno solicitado y la marca registrada son similares al grado de generar confusión en el consumidor, ya que presentan identidad en la secuencia de vocales (I-O/I-O); asimismo la letra B del signo solicitado no representa ninguna diferencia fonética con la letra V de la marca registrada.

(iii) Las diferencias gráficas existentes entre los signos son insuficientes para determinar lainconfundibilidad de los mismos, ya que la semejanza fonética existente entre dichos signos y las actividades económicas a distinguir por el nombre comercial solicitado, permiten concluir que es muy probable que cuando el consumidor se encuentre en el mercado frente al signo solicitado, al apreciarlo de manera fugaz, asuma que los productos comercializados por el nombre comercial solicitado tienen las...