Marca Notoria

Notoriedad de la marca y su protección

Primero.- El artículo 136, h) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina establece lo siguiente:

“Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
(…)
h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción,total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valorcomercial o publicitario.” (El resaltado es nuestro)

Segundo.- Tal como lo señala el artículo 136, h) arriba citado, para que se deniegue el registro de una marca en base a una marca notoria es necesario que se den los siguientes presupuestos:

- Que la marca solicitada sea una reproducción, imitación, traducción, transliteración o trans-crip¬ción, total o parcial, de un signo distintivonotoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo; y,

- El uso de la marca solicitada fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial opublicitario.

Tercero.- Los criterios necesarios para que una marca sea denegada por una marca notoria, son los siguientes:

1. La marca debe ser una reproducción, imitación, traducción, transliteración o tras¬cripción total o parcial de la marca notoria:

• Reproducción: definida por el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española como “acción y efecto de reproducir”; y la palabrareproducir como “ser copia de un original”.
• Imitación: definida por el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española como “acción y efecto de imitar”; y la palabra imitar como “ejecutar algo a ejemplo o semejanza de una cosa”.
• Traducción: definida por el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española como “acción y efecto de traducir”; y la palabra traducir como “expresar enuna lengua lo que está escrito o se ha expresado antes en otra”.

• Transliteración: definida por el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española como “acción y efecto de transliterar”; y la palabra transliterar como “representar los signos de un sistema de escritura mediante los signos de otro”.
• Trascripción: el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define lapalabra trascripción como “el acto de transcribir”; al verbo transcribir como “copiar”; y al verbo copiar como “escribir en una parte lo escrito en otra”.

2. Riesgo de confusión o de asociación de los productos de la marca solicitada con los productos de la marca notoria.

Tal como lo ha señalado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, “La confusión en materia marcaria se refiere a lafalta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la pueden ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo” .

Para determinar si existe riesgo de confusión o de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación a los productos o servicios distinguidos porellos, y considerar la situación de los consumidores de que se trate.

Comparación de los signos

Desde el punto de vista fonético.
Desde el punto de vista gráfico.

Comparación de los productos

Cábenos señalar que, tal como lo ha establecido la Sala de Propiedad Intelectual en numerosos pronunciamientos, el recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos...