Marca Tridimensional

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL RESOLUCIÓN N° 1246-2008/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 307887-2007

ACCIONANTE : EMPLAZADO :

IMPLANTES EXTERNOS PERUANOS S.A.C. ROKER PERÚ S.A.

Nulidad del registro de una marca otorgada bajo la vigencia de la Decisión 486 y el Decreto Legislativo 823 – Formas tridimensionales – Formas que dan una ventaja funcional o técnicaal producto al cual se aplican Mala fe – Examen de registrabilidad Lima, veintinueve de mayo del dos mil ocho. I. ANTECEDENTES Con fecha 8 de marzo del 2007, Implantes Externos S.A.C. (Perú) solicitó la nulidad del registro de la marca de producto conformada por la forma tridimensional de un envase de cuerpo rectangular y sección horizontal elipzoidal (sic), en la parte superior tiene un depósitodosificador conformado por dos troncos opuestos, un ducto de sección circular que comunica el extremo inferior del envase con el depósito dosificador, registrada en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial a favor de Roker Perú S.A., bajo certificado Nº 94733. Señaló lo siguiente: - Es una empresa distribuidora en el Perú de los productos destinados a la limpieza y desinfección hospitalariafabricados por Alkapharm domiciliada en Francia. Entre los productos comercializados se encuentra el denominado ALKACIDE, que es un desinfectante líquido que se distribuye en un envase constituido por la forma tridimensional de un cuerpo frontal rectangular y sección horizontal elipzoidal (sic), en la parte superior tiene un depósito dosificador conformado por dos troncos opuestos, un ducto de seccióncircular que comunica el extremo inferior del envase con el depósito dosificador. - La emplazada se dedica a la fabricación y comercialización de productos farmacéuticos, en tal sentido, ambas empresas son competidoras. - En el Perú, son tres las empresas que comercializan productos desinfectantes en envases tridimensionales con las características descritas, las cuales son: Implantes Externos S.A.C.,Roker Perú S.A. y Medispec Perú S.A.C., sin embargo, es su empresa la de mayor presencia en el mercado desde el 2002. - Dado que desde hace varios años se viene utilizando el envase registrado por la emplazada en el mercado, el mismo es actualmente de uso común. - Sin embargo, a pesar de esta práctica usual y conocida en el mercado, la emplazada, con fecha 9 de setiembre del 2003, solicitó elregistro de

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dicho envase obteniendo resolución favorable, e incluso denunciando posteriormente a su empresa por infracción a sus derechos de propiedad industrial, lo cual evidencia un acto de mala fe. - El artículo 129 del Decreto Legislativo 823, Ley dePropiedad Industrial, prohíbe el registro de signos que consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, así como los que consistan en formas que den una ventaja funcional o técnica al producto. - Los demás competidores del mercado se están viendo perjudicados con el registro del envase de la emplazada. - El envase en cuestión posee un mecanismo dosificador que lo convierte en unenvase de utilidad mucho más práctica en comparación con otros envases que no cuentan con dosificador. - El envase en cuestión fue patentado en Europa en el año 1982, siendo que a la fecha dicha patente ya no se encuentra vigente, convirtiendo el envase cuestionado en uno de dominio público. - La emplazada, antes de solicitar el registro cuestionado, conocía perfectamente que el mismo era de uso común,prueba de ello es que tanto su empresa como la emplazada se presentaron como postores al Proceso de Adjudicación de menor cuantía Nº 2003-1765 convocada el 21 de agosto del 2003 por el Instituto de Salud del Niño; cada empresa postuló con sus productos desinfectantes contenidos en el mismo envase. Adjuntó diversos documentos a fin de acreditar sus afirmaciones. Con fecha 20 de junio del 2007,...